LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO, I REQUISITI DI VALIDITA’

DEFINIZIONE E FUNZIONE DEL MARCHIO

Il marchio, secondo la definizione e la funzione che le normative di riferimento gli attribuiscono, è innanzitutto un segno distintivo che, come tale, deve essere idoneo a consentire alla generalità dei consumatori di distinguere i prodotti e/o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese che commerciano prodotti e/o servizi simili.

La funzione distintiva in grado di assicurare certezza in ordine alla provenienza del prodotto è caratteristica propria dei marchi generali (es: “Fiat”), ovvero tutti quei marchi il cui segno (inteso come raffigurazione degli elementi che lo compongono) è in grado di ingenerare nel consumatore un collegamento diretto tra prodotto e impresa di provenienza. Nei marchi speciali (es: “Fiat Panda”), ossia quelli che ricollegano un singolo determinato prodotto all’impresa di provenienza, la funzione distintiva dovrà invece garantire al pubblico dei consumatori le caratteristiche tecniche, merceologiche e qualitative proprie di quel singolo prodotto contrassegnato.

Alla capacità distintiva si ricollega la natura esclusiva del diritto sul marchio che è, appunto un diritto di esclusiva. Quando si parla di tutela del marchio, infatti, ci si riferisce da un lato a tutte quelle ipotesi in cui il marchio venga utilizzato da terzi senza l’autorizzazione del titolare e, dall’altro lato, al sistema di azioni e sanzioni che la legge dispone per impedire quest’uso non autorizzato.

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE E REQUISITI DI VALIDITA’

La tutela del marchio (ad eccezione del c.d. marchio di fatto che trova tutela solo a determinate condizioni e peraltro non i tutti i paesi dell’UE) è collegata al procedimento amministrativo della sua registrazione.

Quali sono dunque i requisiti di validità che un marchio deve soddisfare per accedere con successo alla registrazione?

In tema di requisiti di validità del marchio la legislazione italiana e quella europea sono oggi molto vicine. Sia che si voglia procedere ad una registrazione limitata al territorio nazionale, sia che si intenda procedere al deposito di una domanda di marchio comunitario, le norme di riferimento che indicano i requisiti di validità del marchio si trovano nel Codice della Proprietà Industriale (di seguito CPI, di cui al D. Lgs n. 30/2005) e nel Regolamento (CE) n. 207/2009 (di seguito RMC).

Sia per la registrazione del marchio in Italia sia per la registrazione di marchio comunitario, infatti, è previsto il rispetto dei requisiti della capacità distintiva (art. 13 CPI e art. 7 RMC), della novità (art. 12 CPI e art. 8 RMC) e della liceità (art. 14 CPI artt. 7, 52 RMC).

L’art. 7 CPI e l’art. 4 RMC premettono, innanzitutto, che “possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altri imprese”.

IL REQUISITO DELLA CAPACITA’ DISTINTIVA

Il requisito della capacità distintiva (art. 13 CPI, art. 7 RMC) è strettamente correlato alla funzione distintiva del marchio e il suo rispetto assicura che accedano ad una valida registrazione soltanto quei segni idonei a individuare agli occhi del pubblico il prodotto o servizio come proveniente dall’imprenditore titolare del marchio che contraddistingue quel medesimo prodotto o servizio.

L’art. 13 CPI fa riferimento ad una caratteristica intrinseca che il segno di cui si chiede la registrazione deve possedere: ovvero l’idoneità del segno medesimo a ricollegare un prodotto o servizio alla sua fonte imprenditoriale.

La norma in commento menziona poi due precise ipotesi di mancanza di capacità distintiva e afferma che, oltre ai segni privi di carattere distintivo, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni “costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche dei prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi fanno riferimento”.

Prima di procedere alla registrazione del marchio è dunque necessario procedere ad una valutazione della sua potenziale capacità distintiva alla luce di quanto richiesto dalle norme appena esaminate.

Infatti, se il segno che si intende registrare come marchio è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi, allora probabilmente in sede di registrazione la domanda verrà respinta per difetto della capacità distintiva.

A titolo di esempio, si riporta il caso T-75/08 vertente su una domanda di marchio comunitario figurativo raffigurante esclusivamente un punto esclamativo, ove il Tribunale di primo grado UE ha rilevato l’assenza di carattere distintivo del segno (e quindi l’impedimento assoluto alla registrazione) affermando come, il segno stesso, consistesse semplicemente in un segno di punteggiatura, senza particolari funzioni aggiuntive immediatamente evidenti per i clienti, e come, altresì, il segno stesso fosse un segno comune spesso utilizzato nel linguaggio aziendale o nella pubblicità e, alla luce del suo frequente uso, il consumatore di riferimento avrebbe considerato il punto esclamativo non come segno distintivo in grado di ricollegare il prodotto ad un’impresa di provenienza, ma piuttosto come pubblicità meramente elogiativa o qualcosa per catturare l’attenzione.

Analogamente, in caso di marchio misto, ovvero che contenga nella sua rappresentazione sia elementi denominativi sia elementi figurativi, si dovrà procedere a valutare anche la capacità distintiva di ogni singolo elemento che compone il marchio medesimo nel suo insieme. La presenza di alcuni elementi descrittivi e privi di capacità distintiva, infatti, pur non determinando il rigetto della domanda di registrazione del marchio nel suo insieme, potrebbe portare alla registrazione di un marchio con scarsa capacità distintiva e quindi con un ambito di tutela minore.

Ad esempio, nel caso n. T-490/08 relativo ad un conflitto tra marchi misti il cui elemento denominativo presentava in entrambi i casi l’uso delle parole “capital markets” il Tribunale dell’Unione ha escluso il rischio di confusione tra i due marchi considerando tali elementi denominativi come descrittivi. Secondo la Corte, infatti, “il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, collegherà soltanto un’importanza modesta al significato dei termini “capital” e “markets”, che sono descrittivi di detti servizi e che non permettono di riconoscere l’origine commerciale dei marchi di cui trattasi”.

IL REQUISITO DELLA NOVITA’

L’altro requisito di cui è bene accertare la sussistenza prima di procedere alla registrazione è quello della novità.

L’art. 12 CPI e 8 RMC richiedono infatti che per essere oggetto di valida registrazione un marchio non debba essere identico o simile ad altri marchi già registrati nei territori di riferimento, in relazione a prodotti o servizi identici o affini.

Anche il requisito della novità è strettamente collegato alla tutela della funzione distintiva e mira a garantire, nell’interesse dei consumatori, che i marchi validamente registrati siano idonei a distinguere e a non ingenerare confusione rispetto a segni distintivi di terzi.

Prima di procedere alla registrazione del proprio marchio, per assicurarsi che anche il requisito della novità sia soddisfatto, è bene effettuare una ricerca di anteriorità tramite la quale verificare se il marchio che si intende registrare sia sufficientemente diverso da altri marchi anteriori già registrati. Una ricerca di anteriorità scrupolosamente effettuata sarà utile a verificare se il marchio prescelto è disponibile per la registrazione o meno e consentirà, inoltre, di evitare o prevenire eventuali conflitti con marchi anteriori (ovvero precedentemente registrati).

IL REQUISITO DELLA LICEITA’

Il terzo requisito il cui rispetto è previsto per accedere ad una valida registrazione è quello della liceità (art. 14 CPI artt. 7, 52 RMC). Le norme a presidio ti tale requisito prevedono un impedimento assoluto alla registrazione per l’ipotesi di marchio contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Un marchio, dunque, per essere lecito, non deve contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

Ad esempio, nel recente caso T-683/18, il Tribunale Ue ha respinto il ricorso di un cittadino di un paese membro che aveva presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) una domanda di registrazione il cui oggetto era la richiesta di registrazione come marchio di un segno figurativo contenente sullo sfondo la rappresentazione stilizzata della foglia di cannabis, simbolo della marijuana, accompagnata dalle parole Cannabis Store Amsterdam. Il Tribunale dell’Unione, in primo grado, ha dichiarato tale segno evocativo della marijuana contrario all’ordine pubblico, e quindi non registrabile dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale come marchio Ue.

Ulteriore declinazione del requisito della liceità è il requisito della verità: questo richiede che il marchio non contenga segni idonei ad ingannare il pubblico e si declina nella decettività originaria – che contempla l’ipotesi del marchio registrato per prodotti che, per loro natura, non possiedono le caratteristiche che il marchio stesso suggerisce – e decettività sopravvenuta – che contempla invece l’ipotesi del marchio che a seguito dell’uso che ne sia stato fatto sia divenuto idoneo ad ingannare il pubblico pur non essendolo intrinsecamente stato al momento della registrazione.

LA SCELTA DEI PRODOTTI E/O SERVIZI E LA CLASSIFICAZIONE DI NIZZA

Infine, prima di procedere alla registrazione del marchio, occorre scegliere i prodotti e i servizi per i quali si intende utilizzare (e quindi registrare) il marchio.

Indicativamente, infatti, l’ambito di tutela del marchio è limitato verso quei soggetti che vogliono registrare un marchio simile o uguale per le stesse classi merceologiche di prodotti e/o servizi.

La scelta dei prodotti e dei servizi deve essere fatta in fase di domanda, facendo riferimento alla Classificazione di Nizza in vigore alla data di deposito del marchio e, tale scelta, non è successivamente modificabile. Occorre quindi ponderare la scelta valutando, oltre ai prodotti che l’impresa produce al momento della registrazione, anche quelli che eventualmente vorrà produrre in futuro.

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